何时不信任共同发明人

作者: DPS Parmar,LexOrbis
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一般而言,事先披露发明将使发明丧失当下的新颖性,剥夺了发明人取得专利的机会。不过,在所有专利司法管辖区,在明显滥用和国际展览会这两种情形下,发明人不会遭受上述后果。发明人必须证明存在明显滥用,方可消除提前公开的影响。

印度1970年《专利法》第29条规定了不会因提前公开而将发明视为可预见的几种情形。提前公开的方式可为口头、书面,或通过使用,或提交申请。公开如果符合第29条的规定,则不会破坏发明的新颖性。第29条并未使用术语“明显滥用”,但规定了第三方表现出恶意或做出恶意行为破坏新颖性的几种情形。第29(2)条原文如下:

何时不信任共同发明人, DPS Parmar
DPS Parmar
特别顾问
LexOrbis

“除下文另有规定外,如果专利权人或专利申请人能证明存在下列情形,则不得仅以发明在说明书相关权利要求的优先权日之前公开为由,将以完整说明书申请的发明视为可预见:

(a) 所公开的事项从专利权人或专利申请人处获得,或者(如果专利权人或专利申请人自己并非真正的首位发明人)从专利权人或专利申请人的权利所源自之人处获得,而且是未经专利权人或专利申请人或任何该等人士同意而公开;而且

(b)如果专利权人或专利申请人或其权利所源自之人于专利申请日之前或(在根据《巴黎公约》申请的情况下)于在《巴黎公约》成员国提交保护申请之日之前得知公开事实,则还应证明申请或在《巴黎公约》成员国的申请是得知公开事实后尽快提交的;

但是,如果在权利要求优先权日之前,发明已由专利权人或专利申请人或其权利所源自之人,或者由经上述人等之一同意的人在印度开展商业实施(出于合理试用目的的除外),则本款不适用。”

第29(2)条涉及擅自披露对发明人申请专利之权利的影响。仅凭未经发明人同意而公开的行为,即足以证明存在第29条所指的滥用。但是,证明公开未经发明人同意的举证责任由申请人承担。

如果共同发明人在其他发明人不知情或未通知其他发明人的情况下公开文件披露发明,会怎么样?第29条作为可预见性的例外情形很难适用,因为在没有相反约定时,共同发明人有权按其喜好处置发明。英国案件“Accord Healthcare Limited v Research Corporation Technologies, Inc.”(拉科酰胺专利)中可能破坏新颖性的提前公布,围绕的是将优先权日期从美国申请提交日变为较晚的国际申请提交日的企图。这一企图会使得将毕业论文的发表被视为提前公开披露,从而导致专利无效。法院判决这一企图失败。

英国法律认为财产的法定所有权和受益性享用是两项独立的权益。原告用这两个概念来证明专利申请人在相关日期并未同时拥有专利标的的这两项权利的企图亦告失败。

但是,此案确实凸显了与共同发明人合作的一些问题。在此案中,共同发明人是大学的一个研究团队,他们有权发表自己的作品。如果法院作出相反裁决,将对专利持有人和大学产生严重不利后果,因为大学中的共同发明人并未被禁止在专利申请期间公布发明。主发明人应考虑要求团队成员在从国内申请到国际申请的这段时间内不公布专利标的的细节。

DPS Parmar为LexOrbis特别顾问,曾任印度知识产权上诉委员会技术委员(专利)。

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