可预见性原则在专利侵权诉讼中的适用

最高人民法院于2022年6月在（2021）最高法知民终1924号案中，再次适用可预见性原则否定了专利权人等同侵权的主张。可预见性原则虽然在中国现行法律和司法解释中并没有明确规定，在司法适用上还存在争议，但随着近年来最高人民法院和地方法院多次在案件中适用该原则，该原则已成为等同原则适用的限制，应当引起足够的重视。

具体来说，可预见性原则是指，专利权人在撰写专利申请文件时已明确知晓或足以预见的技术特征，却并未将其写入权利要求的保护范围，则在进行侵权比对时，不能再适用等同原则将该技术特征纳入保护范围。可预见性原则的法理基础在于：等同原则的适用必须确保专利权的保护范围具有足够的法律确定性和可预见性，否则会导致社会公众无法根据权利要求公示的内容合理确定专利权的保护范围，无法进行合理避让，从而妨碍社会公众对公有领域技术的自由实施，与专利法鼓励创新的初衷相悖。

适用可预见性原则的关键在于证明专利权人在撰写专利申请文件时已明确知晓或足以预见该技术特征。下面笔者将结合司法实践和案例来说明在专利侵权诉讼中如何主张和适用可预见性原则。

关于明确知晓的证明。明确知晓意味着专利权人清楚明白且确定地知道该技术特征。这需要有明确的证据来证明，而不是推断。可能的证据包括，专利申请文件中的背景技术部分，专利权人的其他专利申请，专利权人的论文著作，专利权人在其他案件中陈述或自认等。

例如，在（2021）最高法知民终192号案件中，专利权人在专利说明书背景技术部分介绍了存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式，但在权利要求书中仅限定了电机驱动这一种方式，之后专利权人在侵权诉讼中又主张燃油发动机驱动的方式构成等同侵权。最高人民法院认为：本领域普通技术人员基于对权利要求所限定的“绿篱机”、说明书背景技术部分对电机驱动和燃油发动机驱动两种方式的介绍以及发明目的部分对“环保无污染”效果的强调等，完全可以理解为专利申请人明确不寻求保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案。在此情况下，若在判断被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围时，将燃油发动机驱动与电机驱动认定构成技术特征等同，则不利于发挥专利权利要求公示的作用和保护社会公众的信赖利益。因此，最高人民法院认为不能适用等同原则。

关于足以预见的证明。足以预见是指本领域普通技术人员事先完全可以预料得到。由于“足以预见”是一种推定，法院需要根据专利涉及的技术领域的普通技术人员的技术水平和公知常识来作出判断。从法院的判例来看，大致可以认为有以下两种情形。

（1）关于本领域具有明确分类标准的不同类别的技术特征。例如，最高人民法院在（2015）民申字第740号案中认为：专利权人在申请涉案专利时将其要求保护的技术方案限定为进水套的上表面呈锥面，不是平面，而锥面或平面均是涉案专利申请时，该领域普通技术人员普遍知晓的技术方案。在侵权判定时，不能将技术特征“锥面”扩张到“平面”予以保护。又如，最高人民法院在（2019）最高法民申3188号案中认为：就弹性支撑片等高排列的技术特征而言，专利权人在专利申请时足以预见到存在这一替代性特征，但未将其写入涉案专利权利要求，故弹性支撑片等高排列的技术特征不应当被认定为与涉案专利权利要求中“弹性支撑片高低相间排列”等同的技术特征。在这两个案件中，平面和非平面（包含锥面），以及等高排列和非等高排列，在本领域都是常见的分类，两者是一种非此即彼的关系。因此法院在即使没有证据的情况下，也可以认定另外一种技术特征是足以预见的。

（2）通过大量的技术文献来证明专利权人应当明确知晓。在（2021）最高法知民终1924号案中，被告向法院提交了大量在申请日前已经公开的技术文献，包括期刊文章以及专利，用于证明在申请日前聚碳酸酯可用于制造仪表表壳的面框。法院认为这些证据可证明专利权人在撰写专利文件时，已明确知晓这一技术特征，但并未将其纳入权利要求的保护范围，因此不再适用等同原则。

在专利侵权诉讼中，适用可预见性原则有助于强化权利要求的公示原则，但是也意味着对专利权人撰写申请文件提出了更高的要求，应当引起企业的充分重视。

万瑞律师事务所主任陈坚。万瑞律师事务所是三友知识产权集团的旗下成员