최근 Walmart Apollo LLC v Aayush Jain and Anr 사건에서, Delhi 고등법원은 피고가 선의에 입각하여 행동하지 아니했고, 상표 또한 선의에 입각하여 채택하지 아니했다는 주장에 대해 심리했다. 원고는 피고들이 원고의 등록 상표를 침해하는 유사 상표를 만들어 사용했다는 주장을 펼쳤다.
파트너
LexOrbis
미국 Delaware 주에 설립된 원고는 Walmart Inc.가 전액 출자한 자회사이고, 인도에서 Walmart와 Wal-mart 상표를 사용할 수 있는 2차 상표 소유권자이다. 법원 판결문에는 명시되어 있지 않지만, 회사 이름은 창업자 이름 Sam Walton에서 따온 것으로, 전세계 시장에서 일반 대중에게 잘 알려진 여러 가지 변형된 형태의 상표를 함께 사용하고 있다. 세계 최대 소매업체 중 하나인 원고는 1962년에 설립된 이래 세계 곳곳에서 대형 할인백화점과 전자상거래 매장, 오프라인 소매 및 도매 매장을 운영하고 있다. 또한 Walmart와 Wal-mart라는 회사 이름과 고유의 영업 스타일로 24개국에서 48개의 이름으로 10,500개 이상의 매장을 운영하면서 가정용품을 비롯한 다양한 상품을 판매하고 있다. Walmart와 Wal-mart 상표에 대한 모든 권리는 2018년 원고와 Wal-Mart Stores, Inc.가 체결한 양도계약서에 따라 원고에게 양도되었다.
다수의 매장에 크게 표시되어 있는 원고의 상표 Walmart는 2006년에 채택하여 2008년부터 시장에서 사용하기 시작했다. Walmart라는 상표는 노란색으로 형상화한 불꽃(대칭 형태의 빛줄기를 이용하여 태양을 그래픽으로 표현)과 함께 사용되는 경우가 많았다. 원고는 혁신과 창의성 및 다양성을 표현하기 위해 노란색 마크를 2008년에 처음 사용했다고 진술했다. 또한, Walmart와 Wal-mart 상표와 함께 사용하는지 여부와 무관하게 노란색 불꽃 마크는 원고만 사용할 수 있는 것으로 주장했다. 원고의 상표 Walmart와 Wal-mart는 전세계적으로 최소한 90개 이상의 국가(인도 포함)에 도소매 서비스에 해당하는 35류(類)(class 35) 상표로 등록되어 있다.
선임 소속 변호사
LexOrbis
원고는 피고들이 2020년 1월에 Wmart라는 상표를 25류 및 35류 상표로 등록을 신청하였다는 것을 확인했지만, 실제로는 2019년부터 사용하고 있었다고 주장했다. 25류 상표 신청은 양말, 기성복 및 속옷과 관련한 것이었고, 피고들은 이러한 상품들을 오프라인 매장에서 판매하고 있었다. 또한, www.wmartretail.com이라는 사이트에서 의류와 가정용 생활용품도 온라인에서 판매했다. 오프라인과 온라인 매장 모두, 피고들은 Wmart라는 상표와 함께 노란색과 기타 여러 색깔로 형상화한 절반 크기의 불꽃 형태로 된 태양 상표를 사용했는데, 이는 원고의 상표와 유사한 것이었다. 피고들은 ‘해당 상표가 원고의 상표와 유사하고 소비자들이 혼동할 수 있으므로 원고의 상표를 침해하는 행위의 중단을 요구하는 서신’의 내용을 따르지 않았다. 이들은 해당 상표를 선의에 입각하여 2019년부터 사용했다고 주장하면서도, 원고가 주장하는 문제를 해결할 수 있도록 절반 크기의 불꽃 형태의 “꽃 모양 그래픽”을 없애겠다는 의견을 제시했다. 그러나, 원고는 상표와 저작권 침해를 주장하면서 영구적인 금지명령을 신청했다.
법원은 두 상표를 비교해 보면 원고의 주장이 타당하므로 금지명령을 내리지 않으면 원고에게 ‘회복하기 어려운 손실과 피해’가 예상된다고 판단했다. 결국, 법원은 피고들이 WMart 상표 및 원고의 상표 Walmart/Wal-mart와 혼동될 수 있을 정도로 유사하거나 동일한 기타의 상표를 사용하지 못하도록 금지명령을 내렸다.
심리가 진행되는 동안 피고들에게는 이와 관련한 문서가 송달되지 않았고, 이 사건은 아직도 진행 중에 있다. 그러나, 누가 보더라도 그 내용이 분명한 이 사건은 ‘법과 사실’에 대한 의문을 갖게 할 수 있다. 이 금지명령은 원고의 상표인 Walmart와 Wal-mart에만 적용되었기 때문이다. 그렇다면, 법원에서는 원고들이 사용하는 불꽃 모양의 그래픽은 중요하게 생각하지 않았다는 것인가? 전체 심리 과정에서 단어로 구성된 상표만 고려한다면, WMart 상표는 금지명령에 포함되는 상표와 충분히 유사하다는 것인가? 법원은 피고들이 선의에 입각하여 행동하였다는 것을 입증하였다고 판단할 것인가? 그렇게 판단한다면, 법원의 그러한 판단이 원고를 충분히 보호하는 것인가?
특히, 인도가 다국적기업의 지적재산을 인정하는 국가라는 이미지를 심어주었던 Yahoo! Inc v Akash Arora, Anr and H&M Hennes & Mauritz Ab and Anr v HM Megabrands Pvt Ltd and Ors 사건처럼 이번 사건에 대해서도 이와 비슷한 판결할 내릴 것인지, 아니면 원고의 대응이 지나쳤다고 판단할 것인지에 대해서는 계속 지켜봐야 할 것 같다.
Manisha Singh은 LexOrbis의 파트너이고, Shreyashi Mazumdar는 선임 소속 변호사이다.
LexOrbis
709/710 Tolstoy House
15-17 Tolstoy Marg
New Delhi – 110 001
India
Mumbai | Bengaluru
Contact details
Tel: +91 11 2371 6565
Email: mail@lexorbis.com
